Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Нормативна база

• Цивільний кодекс України
• Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
• Наказ Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг"
• Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року
• Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року
• Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року
• Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року
• Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки
• Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" від 19 вересня 2007 р. N 1148

Поняття та види торговельних марок

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Види торговельних марок:

- Словесні марки - це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз;

- Зображувальні марки- це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині.

- Об'ємні марки — це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах довжині, висоті і ширині.

- Комбіновані торговельні - марки, які поєднують кілька із вищезазначених позначень.

- Колективна торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги учасників об’єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Законодавство України не дає вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки.

Об’єктом торговельної марки не можуть бути:

- імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Умови надання правової охорони торговельним маркам

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені чинним законодавством.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

• державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
• офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
• емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
• офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
• нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений НОІВ.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

• звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки та можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки);
• складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг (можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної маркита можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки);
• складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг (можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної маркита можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки);
• можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
• можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;
• складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
• відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності (можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки та можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки);
• відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду (можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки та можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки);
• містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

• торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг(можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг(можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника (можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг(можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам (однак можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів);
• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Суб'єкти права на торговельну марку

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (ст.493 ЦК України).

Ч.5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що право на одержання свідоцтва має будь- яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

 Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені законодавством України, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності реалізують свої права лише через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджене постановою КМ України від 10.08.94 р. N 545

Діюче законодавство України передбачає можливість надання правової охорони знака, зареєстрованому на ім'я декількох суб'єктів - колективної марки ( ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг")

Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом ( ст.494 ЦКУ). Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею НОІВ не прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпані.

Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Строк дії свідоцтва

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст.і 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Продовження строку дії свідоцтва

Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір за кожне продовження строку дії свідоцтва мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а клопотання про продовження дії свідоцтва - надійти до НОІВ протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Видача дубліката свідоцтва

У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику видається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката свідоцтва сплачується збір.

Відмова від свідоцтва

Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ.

Право на повторну реєстрацію торговельної марки

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з п.1 (особиста відмова) і п. 2 (несплата збору за продовження строку його дії) ст. 18 Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

• право на використання торговельної марки;
• виключне право дозволяти використання торговельної марки;
• виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Реалізувати дані права, заявник може лише після державної реєстрації марки.

Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Законодавство України в ст. 497 ЦК та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає підстави припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з:

• перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.
• за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Припинення дії в судовому порядку

• Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду:
• у зв’язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;
• якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва або з його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Якщо підстави для припинення дії свідоцтва поширюються на деякі товари чи послуги, дія свідоцтва припиняється лише щодо таких товарів чи послуг.

Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п’ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

• Визнання свідоцтва недійсним

Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

• невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;
• наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
• видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами.

Якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва шкоди особі, якій завдано шкоду діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав.

Див. також

• Право інтелектуальної власності
• Захист прав інтелектуальної власності
• Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, комерційну таємницю та торгівельну марку
• Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель та промисловий зразок
• Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
• Право інтелектуальної власності роботодавця на об'єкти інтелектуальної власності, створені працівниками